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专利重复侵权的司法认定之案例解析
发布:2018年08月17日  浏览:1190次

编辑:宋瑞娟律师

摘要:

重复侵权,又叫恶意侵权,并非法律明确规定的概念,它来源于《侵权责任法》中的根据“侵权行为的性质、情节”酌定侵权责任的法律规则。具体到《专利法》,则是体现在适用法定赔偿应参考因素中的“侵权恶意程度”,在首次侵权被认定或处罚后,同一侵权主体再次实施侵权行为的,一般被认定为侵权恶意明显、情节严重,适用法定赔偿额应当参照首次侵权的力度予以加重处罚。笔者代理的一起侵害外观设计专利权纠纷案,就是这样一起“相隔一天引发的血案”。

案例概况:

原告

A企业

被告

B企业

案由

侵害外观设计专利权纠纷

前诉

一审判决

侵权成立,停止侵权+赔偿经济损失和合理开支

二审判决

维持原判

二审判决送达日期2017119日,即一审判决生效日期2017119

后诉

许诺销售侵权证据公证时

20171110

一审诉讼请求

重复侵权,双倍赔偿(截至本文发表之日,本案仍在审理中)


一、相关法律依据

《专利法》

第六十五条 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》

第二十四条 专利法第十一条、第六十九条所称的许诺销售,是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。

二、重复侵权的构成要件

笔者对中国裁判文书网的数十篇类似案例进行分析,并结合各地常识产权审判实践及审判引导意见进行梳理发现,专利重复侵权的构成要件基本达成共识,按照广东省高院民三庭根据《深圳市基本生活用品有限企业与深圳市思派硅胶电子有限企业侵害外观设计专利权纠纷案》总结得出的为例:

一是前诉判决生效之日距后诉再次发现侵权行为之日间隔合理期间,以排除前诉判决生效后,短时间内客观上难以回收并销毁被诉侵权产品的情形;

二是前诉与后诉均由同一侵权人实施侵权行为,以排除被诉侵权产品是前诉的侵权产品遗漏在市场上被偶然发现,以及他人栽赃行为;

三是后诉被诉侵权产品与前诉被诉侵权产品基本相同,在前诉生效判决已经确认构成侵权的情况下,被诉侵权产品构成侵权事实清楚,不存在难以判断的问题。

笔者同意上述三个构成要件,但认为仍有进一步完善的空间。

(一)前诉与后诉所谓间隔“合理期间”的认定标准问题。

第一,实践中,专利权人在前诉生效后申请实行时可能漏掉停止侵权,销毁模具、销毁库存、回收和销毁已销售的侵权产品等实行标的,且互联网环境下,重复侵权成本降低,此时确定前诉与后诉所谓间隔“合理期间”,就应当考虑,前诉的申请实行情况、实际实行情况、后诉被控侵权产品的销售渠道等因素,从严把握“合理期间”。

第二,认定“合理期间”应当考虑起算点。虽然各地对于合理期间的存在意见基本统一,但如何计算合理期间,起算点的确定,却没有明确做法。浙江省高院曾大胆尝试以前诉实行完毕后的六个月作为“合理期间”,实践中确实解决了一定问题,但从一定程度上侵害了专利权人申请实行的权利,也给侵权主体通过拖延实行程序继续从事侵权行为制造了机会。笔者认为,应当以前诉生效判决之日,作为“合理期间”的起算点,结合侵权主体的侵权范围、侵权产品的销售数量、侵权产品的回收难度、模具销毁的可能性(考虑模具由第三方主体所有但未被列为被告的情形)、侵权产品重复制造、销售、许诺销售、进口的难度和时间等,利用排除法,从证据的高度盖然性角度,确定被控侵权主体是否构成重复侵权的“合理期间”。

(二)前诉侵权行为与后诉侵权行为的关系

前后两侵权行为的认定是否要求侵权形式一致,或后诉侵权形式为前诉侵权形式范围覆盖?

比如前诉侵权行为的侵权形式是制造、销售侵权,后诉只有制造、销售行为侵权,才构成重复侵权?如果后诉侵权形式是使用侵权,是否构成重复侵权?反过来讲,如果前诉的侵权形式是销售、许诺销售或使用,后诉侵权形式为制造,是否构成重复侵权?使用行为是否需要单独考量?

笔者认为,从重复侵权加重处罚的立法目的出发,在判断后诉侵权行为是否构成重复侵权时,应当对主观恶意的情形稍作区分,大体可以按照制造、销售、许诺销售、进口、使用的递进,以后诉侵权形式是否包含比前诉侵权形式排序靠前的侵权形式为判断标准,若后诉包含了比前诉排序靠前的侵权形式时,则认定后诉构成重复侵权,反之,则需考虑侵权的恶意程度,从处罚力度上作出合理的区分,而不能一概而论。


三、重复侵权案件与重复诉讼案件的界限

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的说明》第二百四十七条规定,构成重复诉讼应具备以下条件:(一)后诉与前诉的当事人相同;(二)后诉与前诉的诉讼标的相同;(三)后诉与前诉的诉讼请求相同,或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。

重复诉讼的构成要件,是对“一事不再理”的具体适用,而重复侵权案件的判定,针对的是基本相同的人不同的诉讼标的(即不同的侵权行为)。

按照司法界的不同观点,前诉与后诉的侵权主体不同、但实际控制人相同或实际控制人存在特殊联系,或前诉与后诉的侵权主体存在法人人格混同或其他关联关系的,即可能成立重复侵权,此种情形的适用笔者尚未找到相应的裁判文书,但从重复侵权的立法目的考虑,应当具有一定的可行性。但前诉与后诉侵权主体起到关联关系的自然人(如关联股东、实际控制人等)的法律责任如何认定,仍需要司法实践中结合具体案例进行评判。

回归到文首提到的案例,按照司法实践对于重复侵权的“合理期间”的统一共识性做法,前诉裁判文书生效之日与后诉侵权行为发生之日仅相差一天,显然不属于判断重复侵权行为的“合理期间”,因此可以预见,该案被告应不成立重复侵权行为,而应当是前诉的实行问题。

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