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专利独占实施许可合同中许可方和被许可方的侵权维权主体和利益归属分析
发布:2018年06月28日  浏览:2257次

【编辑:宋瑞娟律师】

 

前言

根据《专利法》及相关法律法规,按照被许可人取得的实施权的范围和被许可人取得的权利,一般可以将专利实施许可分为独占许可、排他许可、一般许可等类型。但司法实践中对于专利权人与独占实施许可的被许可人如何分配专利权益存在争议,笔者以近期代理的一个案例为例进行阐释。


案例

甲某于2015年10月14日获得某实用新型专利,并于专利授权后的次日即15日与A企业签订《专利独占实施许可合同》,约定许可使用期限为10年,专利许可费为4万元/年。其中,甲某为A企业的法定代表人。

该专利产品推向市场后广受好评,市场迅速出现大批量仿冒者。2016年,甲某决定发起侵权诉讼,在多个省市聘请多位代理人发起个专利侵权维权诉讼。维权中部分案件以专利权人即甲某为原告起诉,部分以专利实施被许可方A企业为原告起诉,在以甲方为原告起诉的案件中,有法院以专利权人签署独占实施许可协议后获得了专利实施的利益并且自身在协议期内不得实施专利,因此专利权人并无实际损失的产生,判决只能支撑停止侵权的诉讼请求,对于赔偿损失的诉请将予驳回。

最终,代理人通过大量的案件检索和分析论证,发现最高院(2011)民申字第116号民事裁定书对专利独占实施许可合同中的专利权人的损害赔偿请求权给予了明确认定,与笔者的代理思路相互印证。


律师解析


专利独占实施许可合同中许可方和被许可方的侵权维权主体分析


根据《中华人民共和国专利法》、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》,专利侵权责任的承担方式有停止侵权、赔偿经济损失、支付维权合理开支等。权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的,人民法院可以在《专利法》第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,申请诉前禁令,申请保全证据。

《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第一条:提请诉前禁令的利害关系人,包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。专利实施许可合同被许可人中,独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请;排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下,可以提出申请。

第四条:申请人提出申请时,应当提交下列证据:……(二)利害关系人应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料,未经备案的应当提交专利权人的证明,或者证明其享有权利的其他证据。 排他实施许可合同的被许可人单独提出申请的,应当提交专利权人放弃申请的证明材料。

因此根据法律和司法说明的相关规定,就专利已签署专利实施许可合同的情形下,司法实务中可以作为原告提起专利侵权维权诉讼的有专利权人、专利实施许可合同的被许可方、专利权人和被许可方,当然专利实施许可合同就原告的主体另有约定的除外。笔者代理的案件以专利权人作为原告诉讼,具有法律依据。

司法实践中关于专利侵权维权诉讼中“损害赔偿请求权”的维权利益归属各地法院对此问题的司法观点分为两个极端,多数认为,专利独占实施许可情形下,专利权人的专利权益已经从许可合同价款中得到了体现,在其无权实施专利技术方案的情况下,专利实施的所有经济利益,包括制止专利侵权所获经济赔偿都应由被许可人享有,多数法院内部甚至以审判引导意见的方式将此做法予以确定。

笔者对中国裁判文书网上的案例进行分类整理发现,基于专利独占实施许可合同的专利侵权诉讼胜诉案件中,多为被许可人作为原告起诉、或专利权人与被许可人作为共同原告起诉并获得损害赔偿的情形,而仅以专利权人为原告起诉获得损害赔偿的案例少之又少。本文所述案例即为此情形。

但最高院(2011)民申字第116号民事裁定书对专利权人的损害赔偿请求权给予了明确认定:曹湛斌在将其专利的实施权独占许可给他人使用后,仍是专利权人,对专利的专有权并未丧失,他人未经许可,为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品时,必然对其专利权造成损害,在此情况下,其有权对侵权行为人提起诉讼,并要求赔偿经济损失。坚士企业认为曹湛斌不能单独要求损害赔偿的主张不能成立。

笔者完全认同最高院(2011)民申字第116号民事裁定书相关司法观点,作为专利权人虽然将专利独占实施许可给被许可方,但专利侵权不但会损害专利权人与被许可方的合同预期,而且也会降低专利许可费用的议价能力。更何况实务中有更复杂的商业环境,如独占实施的被许可不主张权利,专利的维权力度更会被削弱,不利于当前加强常识产权司法保护的趋势。试想,如专利独占实施的被许可方与侵权方串通,侵权方大量制造和销售被诉侵权产品,被许可方不可能积极主动进行维权,专利权人起诉而赔偿损失如不能得到法院支撑,被许可方或者侵权方在支付不多的许可费后,可以攫取更多的侵权利益,相关的常识产权维权难度会进一步加剧。



独占实施许可合同中选择专利权人还是被许可方起诉参考因素


第一,专利使用费是否

有利于提高损害请求赔偿额

《专利法》第六十五条,侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。若专利实施许可使用费约定较高,且根据专利的创造性、市场价值等因素,该费用属合理范围,且被许可方实际按约支付,那么,该费用内容可能作为判赔依据,此时披露被许可人并以其名义提起侵权之诉为宜。

第二,专利独占实施许可合同是否已备案

根据《专利法实施细则》第十四条第二款,专利权人与他人订立的专利实施许可合同,应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。因专利实施许可合同备案对公众可查,若已备案,则可能被被告得知,并作为不赔偿之抗辩依据,故此种情形下,以被许可人名义起诉为佳,以免法院不支撑专利权人的损害赔偿请求权而产生诉累。

另外,即使专利独占实施许可合同未备案,若专利权人与专利实施主体具有投资、合作等关系,或者专利实施主体在市场上具有一定影响力,侵权人能够推定其为被许可人的情形下,也可能引导侵权人从此处着手就原告之损害赔偿请求权提出抗辩,同样会导致上述诉讼风险。

第三,独占实施许可合同或独占许可事实是否以公开方式呈现过

此种情况主要在制定维权策略时需要考量,若专利独占实施许可合同或独占许可事实曾出现在商务合作、科技项目申报、司法判例等情形中而可能被相关人员知晓或反推的,应尽量避免仅以专利权人提起专利侵权诉讼。

综上所述

在存在专利独占实施许可合同的前提下,专利侵权维权诉讼中以专利权人作为原告,原告的赔偿损失诉讼请求在专利侵权成立的基础上应得到法院的支撑。

当然上述情形因司法实务中没有统一的法律规定和司法说明,各地法院判决结果也不同,笔者建议,专利独占实施许可协议的履行过程中,存在专利侵权的事实,专利权人和被许可方 共同作为原告维权最为稳妥。

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